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基于核实优先权的无效宣告请求策略试析
发表于：2014-07-18 浏览量：
[摘要]常规的专利无效宣告请求是基于对《专利法实施细则》第六十四条第二款所列的理由进行的，然而，在法定理由之外，也有不少可以据以进行策略运用的无效请求方法。本文在对优先权相关规定进行分析的基础上，结合笔者代理的京信公司无效安德鲁公司“天线控制系统”分案一例，试析基于核实优先权的无效宣告请求策略。试图通过对该案例的分享，与业内同行共同探讨如何协助企业巧辟蹊径无效基本专利，最终拆除“专利壁垒”。
[关键词] 优先权 专利无效 无效策略 基本专利 专利壁垒
作为担纲一件专利的无效宣告请求的方案制定者，应当能熟悉运用《专利法实施细则》第六十四条第二款规定的各条专利无效请求理由，在分析被请求案的过程中，渐进论证各条专利无效请求理由与被请求案权利要求相结合的可行性，在此基础上制定合适的无效宣告请求预案。尽管多数专利是小步前进的，容易找到相关的技术特征加以无效，但仍然有部分专利是较为基础的技术原创，业内相对性地称之为基本专利[1]。对于此类专利，请求人花费大量的时间用于证据检索，最终可能一无所获，以致心灰意冷。而实践证明，真实情况并非如此悲观。如下笔者将结合案例巧辟蹊径，对利用核实优先权这一原理作为无效宣告请求策略的可行性做一试探性分析。
根据目前的国际工业格局来看，具有技术原创性的基本专利，大多源自西方发达国家，是时下“专利壁垒”[2]形成的根基。这些国家的申请人，通常优先在本国内进行专利申请，然后通过《巴黎公约》和/或《专利合作条约》的途径进入其它国家，包括中国。例如前述安德鲁公司的系列专利至少进入了美国、中国、巴西、欧洲等国家/地区进行专利申请。这种情况下，在后申请必然会主张原始申请的优先权。有时，一件在后申请会主张多件在先申请的优先权。无论优先权个数多少，只要主张了优先权，在优先权日与申请日之间便构成了时间上的空窗期。空窗期的存在，为无效请求策略的制定提供了入口。重视这一空窗期，确认并利用被请求案对优先权的误用，有助于进行证据检索和制定独特的请求策略。
《审查指南2010》关于优先权核实的一般原则部分[3]指出“审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。”“如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请，分别记载了不同的技术特征，而在后申请的权利要求是这些特征的组合，则多项优先权不能成立。”据此可以推定，只要某件在先申请未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的全部技术特征，则在后申请的该权利要求便不能主张该在先申请的优先权。这种情况下，在后申请的优先权主张尽管形式上相对于该在先申请是成立的，但实质上可经专利复审委员会核实后确认该优先权主张相对于该在先申请而言并不成立。优先权主张一旦被推翻，则在后申请所主张的优先权日也可能得不到支持，由此也将影响空窗期的实际时间跨度。
常见的错误主张优先权且导致在后申请的空窗期发生变化的情形如下：
（1）在后申请主张了单件在先申请的优先权，但在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征只有部分出现在其所主张的单件在先申请中，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的优先权不成立。
（2）在后申请主张了申请日相同或不同的多件在先申请的优先权，但没有一件在先申请涵盖了在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的所有优先权均不成立。
（3）在后申请主张了申请日不同的多件在先申请的优先权，但有至少一件在先申请并未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征，这种情况下在后申请的该权利要求所主张的该件未涵盖所有技术特征的在先申请的优先权不成立。
以上便是误用优先权的并导致在后申请的空窗期隐含先天缺陷的几种情形。无效宣告请求中，请求人可对照上述情形，利用被请求案的专利公告文本与作为其优先权基础的在先申请的专利申请文件进行比对分析，从而做出在后申请的权利要求的优先权主张是否成立的预判，以期完全消除或缩短在后申请的空窗期，扩展证据检索的时间跨度，为找到更有力的证据创造机会。
通常，将空窗期的先天缺陷转化为请求策略的优势主要有如下两种情况：
第一种情况是先完全消除空窗期再行突破。
现实中，部分申请人、代理人等对优先权的理解不透彻，或在申请专利阶段思虑不周，故而形成漏洞。北京戈程知识产权代理有限公司在其《浅析专利申请中的本国优先权》[4]一文中指出：“由于目前核实优先权的要求与超范围的审查要求相比较为宽松，所以通过要求本国优先权的方式来重新撰写权利要求从而获得比较理想的保护范围，与前几种方式相比，具有更高的可行性。”该文视制度设置为策略入口，故意以超范围的修改为手段对作为优先权基础的在先申请进行修改，扩充权利要求保护范围后，作为在后申请重新提出。运用这种所谓的策略无疑是高风险的，这种情况下，无论其主张的优先权有多少项，由于其所采用的策略存有先天缺陷，故往往导致在后申请的优先权主张得不到实质上的支持，从而优先权主张成为完全消除空窗期的标靶。
这种情况下，一旦有人在空窗期内申请或公开了与在后申请相同或相近的技术方案，虽然在后申请已在形式上主张了在先申请的优先权，然而，经核实优先权并确认优先权不成立后，上述空窗期内申请或公开的技术方案仍然可以导致在后申请不具有新颖性或创造性。
第二种情况是先尝试缩短空窗期的跨度再行突破。
这种情况主要适用于主张多项优先权的被请求案，通过缩短空窗期的时间跨度，可以为证据检索范围争取到更接近被请求案的申请日的一段时间，而与被请求案申请日越接近的文献，其所揭示的技术方案（特征）与被请求案的技术方案（特征）的近似度就越高，理论上对被请求案的威胁就越大。以下请参阅京信公司与安德鲁公司系列专利纠纷案件中天线控制系统分案的案例：
案例一
前述的京信与安德鲁系列案件中，其分案（被请求案）之一，发明名称：天线控制系统；专利号：02118420.8。该案随其母案主张两份新西兰的申请的优先权，两份申请的公告号分别为（1）NZ264864与（2）NZ272778，申请日分别为（1）1994年11月4日与（2）1995年8月15日。形式上，被请求案的优先权日可以追溯到最早的优先权日，即1994年11月4日。
被请求案全案核心的独立权利要求1要求保护：
一种蜂窝基站通信系统，包括：
多个被驱动的天线阵，所述天线阵产生可控制的波束；和同样多个移相器，其可运行地耦合到所述多个天线阵；以及
控制器，其耦合到所述天线阵，用于控制所述多个波束的倾角。
请求人检索到的部分证据如下：
证据1为专利文献：WO9510862，A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASE SHIFTER（可变差分相位移相器），公开日：1995年4月20日，与被请求案为同一申请人，但公开日落在被请求案的两项优先权的申请日之间，故需核实被请求案的优先权。
证据2为1991年发表的科技论文，公开一种蜂窝通信天线微带基站[5]。
请求人通过比对发现，被请求案最早的优先权申请中，并未包含独立权利要求中的“控制器”这一技术特征，也不存在解决权利要求1中的控制器所要解决的技术问题的技术启示。根据《审查指南2010》关于优先权核实的相关规定[6]，被请求案优先权日不能主张最早的优先权申请（1）NZ264864的申请日，而至多应被推迟至优先权申请（2）NZ272778的申请日。根据这一准确预判，请求人缩短了被请求案的空窗期，果断引入证据1，用于评价独立权利要求1的创造性。
据此，证据1被确定为最接近的现有技术，被请求案的独立权利要求1与证据1相比较后的区别技术特征为：控制器，其耦合到所述天线阵，用于控制所述多个波束的倾角。重新确定权利要求1所要解决的技术问题在于：实现对通信系统中的多个天线阵的集中控制管理。
而证据2恰恰公开了上述区别技术特征，证据2所公开的记载揭示了利用控制器对多个天线阵的波束下倾进行调节以实现集中控制的方案，给出了将证据2所公开的上述区别技术特征应用于证据1以解决上述技术问题的技术启示，故被请求案的独立权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
合议组采信请求人的上述以及随附的后续主张，从而作出审查决定[7]，宣告被请求案全部权利要求无效。专利权人随后启动行政诉讼程序，先后经两审终审，均败北而归。与被请求案相关的专利侵权民事诉讼自然不攻自破，京信公司在本案中完胜。
案例一显然是对缩短被请求案的空窗期的最好诠释。该案的胜诉，请求人对无效宣告请求的巧辟蹊径的策略运用虽功不可没，然而对时下执业的代理人与专注创新的专利权人也具有警示作用。“优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》，目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后向其他缔约国提出申请”[8]。然而，无论是第一种情况中对优先权的滥用，还是第二种情况中对优先权的忽视，均可能成为不利于专利权人自身的因素，不合理地设置优先权、随意穿插递交内容相近的专利申请，最终可能搬起石头砸自己的脚。
与上述几种情况相关的案例应不常见，亦不鲜见，不管如何，这种巧辟蹊径的无效宣告请求策略的地位却不容置疑，灵活运用各种无效请求策略当然也应包括对优先权的全面兼顾。
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